Uso intenso y clientela: ¿qué se necesita para probar la existencia de una marca de hecho?

El 6 de febrero de 2024, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, en la sentencia dictada en los autos “Spena, Luciano Rodolfo c/ Sidus S.A. S/ Cese de oposición al registro de marca” (Exp. N 7007/2015), rechazó el recurso de apelación interpuesto por Sidus SA y confirmó la sentencia de primera instancia. En ella, se había declarado infundada la oposición que se formuló contra la solicitud de registro de la marca NEOFOODS en la clase internacional 5, a nombre de Luciano Rodolfo Spena.

El tribunal analizó si correspondía aplicar la protección excepcional como marca de hecho a la marca fundamento de la oposición, BIOFOODS. La marca BIOFOODS había vencido sin ser renovada, pero su titular había invocado su “uso intenso” desde 2012. La Cámara analizó la prueba producida por Sidus SA, consideró que no era suficiente para sustentar la existencia de una marca de hecho, y realizó estas consideraciones respecto a la prueba agregada:

1. Contestación de oficio: se deben brindar precisiones en cuanto a la regularidad temporal, el volumen e importancia económica de la supuesta comercialización del producto o la cantidad de las ventas. Asimismo, se debe hacer referencia a la marca que motiva la disputa y que se incluye en el producto o servicio en función marcaria.
 

2. Peritaje contable: el perito debe tener acceso a información fehaciente de la contabilidad respecto del empleo de la marca en cuestión, detalles de los volúmenes de venta en unidades y otra información contundente en relación con el uso de la marca.

La Cámara concluyó que, al no haber cumplido con los estándares mencionados, la prueba agregada no era suficiente para tener por acreditada la existencia de BIOFOODS como marca de hecho.