Uso de marca y su prueba: Claves para un reclamo exitoso

Assist-Card Argentina SA se opuso a la solicitud de la marca “ASSIST-MED (diseño) en clase 36 pedida por Tije SA. En ese contexto, Tije interpuso demanda contra Assist-Card a fin de que se declare infundada la oposición. Assist Med SRL, en calidad de tercera interesada y cesionaria de la solicitud de marca, ratificó la demanda. Por su parte, AssistCard reconvino por cese de uso de la marca “ASSIST MED”).

 

Tije argumentó ante el tribunal de primera instancia que las marcas invocadas por Assist-Card como fundamento de la oposición habían vencido y cuestionó el interés legítimo de Assist-Card. Al responder el planteo, la Assist-Card invocó el uso ininterrumpido e intenso de “ASSIST-CARD” como marca de hecho y denominación por más de cuarenta años, así como su posición de líder a nivel mundial en relación con los servicios de asistencia al viajero.

 

El 7 de octubre de 2021, el juez de primera instancia rechazó la demanda por oposición indebida iniciada por Tije y ratificada por Assist-Med, y admitió la reconvención por cese de uso planteada por Assist-Card.

 

El 27 de diciembre de 2022, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia.

 

El tribunal consideró que el vencimiento de las marcas de Assist-Card no afectaba su claro interés legítimo en defender sus marcas como marcas de hecho. El tribunal señaló la importancia de poder objetar un registro nuevo, aun cuando la marca fundamento de la oposición esté vencida, y siempre que su titular “haya continuado explotando intensamente ese registro y a su amparo se ha formado una clientela, pues lo que se intenta proteger es el prestigio de una marca vinculado a su anterior titular, prestigio que no se deriva meramente de un registro extinguido, sino del uso del signo distintivo”. El tribunal tuvo especialmente en cuenta la prueba producida durante el proceso, especialmente un estudio de mercadeo que mostró la posición de Assist-Card como líder de mercado , su facturación y ventas.

 

Al analizar la confundibilidad de los registros marcarios, el tribunal:

 

• señaló que la palabra “ASSIST” no es de uso común en la clase 36 y que, aun cuando pudiera ser considerado un signo de uso común, las desinencias “MED” y “CARD” están constituidas por voces muy estrechas,

 

• consideró que existen elementos suficientes para concluir que las marcas “ASSIST-MED” y “ASSIST-CARD” son confundibles en los tres planos del cotejo marcario. En este sentido, destacó que, incluso desde el punto de vista ideológico, ambas marcas  en inglés aluden al concepto de “asistencia” –de fácil comprensión para el consumidor promedio, aunque no conozca el idioma–, lo que acrecienta su similitud.

 

Por último, el tribunal también tuvo en cuenta que la folletería que Tije presentó como prueba tenía los mismos colores que Assist-Card y  la notable similitud entre las páginas web de ambas compañías.