Suzuki anula marcas registradas de mala fe hace casi 30 años

En 2008, Renus solicitó las marcas SUZUKI TIME ELECTRONICS (Diseño) en las clases 9 y 11.



Suzuki Motor Corporation se opuso a dichas solicitudes en base a sus marcas SUZUKI (Diseño) en las clases 7 y 12.


 

En 2011, Renus interpuso una demanda contra Suzuki solicitando que se declararan infundadas las oposiciones. Argumentó que era titular de las marcas SUZUKI TIME en las clases 9 y 14 y SUZUKI TIME ELECTRIC en la clase 11, que habían sido utilizadas durante muchos años y coexistían con las marcas de Suzuki. Además, manifestó que las marcas protegen productos diferentes e invocó el principio de especialidad.

 

Suzuki contestó la demanda argumentando que las marcas eran confundibles y reconvino solicitando la nulidad de las marcas de Renus −por haber sido registradas de mala fe− y el cese de uso. Suzuki argumentó que su marca es notoria y que Renus y su predecesor sabían que la marca pertenecía a Suzuki.

 

Renus contestó la reconvención y sostuvo que la acción había prescripto al haber transcurrido más de 10 años desde el registro de las marcas.

 

El juez de primera instancia hizo lugar a los argumentos de Renus y rechazó la reconvención de Suzuki por haber quedado prescripta la acción de nulidad. Asimismo, el juez resolvió que las marcas no eran confundibles, ya que las palabras “time” y “electronics” añadían distintividad y, además, las clases y productos implicados eran diferentes.

 

Suzuki apeló la decisión de primera instancia y la Cámara Federal revocó la decisión por los siguientes motivos:

 

• SUZUKI es una marca notoria que merece protección especial;
• SUZUKI es la mot vedette de la marca de Renus y la inclusión de “time” y “electronics” no añaden distintividad, lo que las hace confundibles con la marca de Suzuki;
• la solicitud de Renus reproduce el diseño de la marca de Suzuki;
• el principio de especialidad no aplica a este caso ya que los consumidores pueden ser inducidos a error sobre el origen de los productos, causando confusión indirecta;
• Renus y su predecesor (que no compareció en el procedimiento) no dieron ninguna explicación razonable sobre la elección de SUZUKI para identificar sus productos, por lo que no podían ignorar la existencia de la marca notoria SUZUKI;
• la acción de nulidad no se encuentra prescripta considerando la mala fe y la conducta ilícita de Renus, que se confirma al considerar que las marcas son una copia servil de la marca de Suzuki.

 

Esta decisión sigue los principios clave de los tratados internacionales, así como las decisiones históricas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Federal de Apelaciones en materia de marcas registradas de mala fe.

 

Una versión de este artículo apareció por primera vez en el Boletín de la INTA el 7 de agosto de 2024 y se reimprime con el permiso de la Asociación Internacional de Marcas (INTA).