Sentencia sobre invenciones de selección y soporte de las reivindicaciones

Pfizer presentó el 15 de septiembre de 1986 la solicitud de patente Acta 305.233, referida a un invento de selección. El 8 de agosto de 2006 la Administración Nacional de Patentes rechazó dicha solicitud de patente por considerar que no habían sido salvadas las objeciones de superposición y que la reivindicación 2 no se encontraba adecuadamente sustentada en la memoria descriptiva.

En primera instancia, el juez de grado hizo lugar a la demanda, revocando los actos administrativos (emitidos por la Administración Nacional de Patentes y por el Presidente del INPI) que habían denegado la solicitud de patente y ordenando su concesión.

Contra la sentencia de primera instancia se alzó el INPI, solicitando que ella fuera revocada.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia. Cabe señalar que este fallo aún no se encuentra firme toda vez que el INPI interpuso un recurso extraordinario, el cual fue concedido, para que el tema sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Diversas son las conclusiones que pueden extraerse a partir de la resolución de Cámara. Consideramos que las más relevantes son:

1. las invenciones de selección son materia patentable;
2. una divulgación genérica no afecta la novedad de una divulgación específica;
3. una ventaja inesperada en términos de baja toxicidad puede configurar un caso de actividad inventiva;
4. la materia reivindicada no debe limitarse sólo a lo específicamente divulgado en la memoria descriptiva, sino que ésta (la materia reivindicada) puede alcanzar a sus variaciones obvias;
5. se pueden realizar, durante el trámite, modificaciones y adiciones obvias a la luz de lo divulgado originalmente, sin que ello afecte el artículo 19 del Decreto N° 260/1996;
6. el trámite administrativo concluye cuando el presidente del INPI resuelve el recurso de reconsideración del artículo 72, inciso a), de la Ley de Patentes; en consecuencia, hasta ese momento es posible realizar cualquier modificación obvia tanto en la memoria descriptiva como en las reivindicaciones;
7. corresponde que la Justicia ordene la concesión de una patente cuando la resolución que la deniega resultó ser arbitraria pues el trámite administrativo fue concluido.

La sentencia de Cámara convalidó la patentabilidad de las invenciones de selección, en contra de lo dispuesto por las Nuevas Pautas (Resolución Conjunta Nos. 118/2012, 546/2012 y 107/2012 del INPI y de los Ministerios de Industria y de Salud, del 2 de mayo de 2012). La consecuencia inmediata de ello es la inconstitucionalidad de dichas Pautas en tanto y en cuanto estas prohíben la patentabilidad de materia que la Justicia ya consideró como patentable.

La Cámara también convalidó la posibilidad de reivindicar materia que resultara obvia a partir de lo divulgado en la memoria descriptiva. De esta manera, también dio por tierra con la práctica del INPI de limitar la materia reivindicada a lo divulgado específicamente.

Ahora resta ahora esperar la decisión de la Corte Suprema.

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		Martín Bensadon
		Ignacio Sánchez Echagüe