Prórroga de los contratos de transferencia de tecnología

En un reciente fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el que se discutía la obligatoriedad de inscribir las prórrogas de los contratos de transferencia de tecnología ya inscriptos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INPI"), el Tribunal sostuvo que sólo requieren inscripción los actos jurídicos nuevos o que contengan modificaciones que signifiquen la incorporación de otras tecnologías u otros derechos de propiedad industrial según los alcances de la Ley N° 22.426 de Transferencia de Tecnología (en adelante "Ley de Transferencia de Tecnología") (CNCAF, Sala III, Causa No. 7457/08, "Sodexho Pass S.A. c/EN-ÍNP I-Resol. 24/08 - Disp. 3/07 y 193/06 s/proceso de conocimiento", 20/3/2012).

La Ley de Transferencia de Tecnología establece el régimen legal aplicable a los contratos onerosos que prevén la transferencia de tecnología o bien licencias de marcas, patentes, u otros derechos de propiedad industrial, celebrados entre una compañía extranjera y una local, estén éstas relacionadas entre sí o no, mediante los cuales la compañía extranjera transfiere tecnología o licencia un derecho de propiedad industrial a favor de la compañía local.

La Ley de Transferencia de Tecnología exige, únicamente a título informativo, el registro de estos contratos ante el INPI a los fines de establecer y analizar los niveles de transferencia de tecnología. No existe sanción por su falta de registro. Si bien el registro no produce efectos sobre la exigibilidad y/o ejecutoriedad del contrato, mediante su registro se obtienen ciertas ventajas impositivas.

En octubre del año 2005 el INPI dictó la Resolución N° P328/05 que restringió el registro de este tipo de contratos. En lo que aquí interesa, la Resolución N° P328/05 en el artículo 2° de su Anexo I dispone que en ningún caso los contratos se podrán presentar a registro luego de vencido el término de vigencia contractual.

Los hechos del caso son los siguientes.

El 1 de octubre de 2003 Sodexho Pass S.A. ("Sodexho") celebró un contrato de licencia de marcas con Sodexho Pass International, acordando un término de vigencia de un año, con renovaciones automáticas anuales. En noviembre de 2003 Sodexho presentó el contrato ante el INPI y solicitó la extensión de un certificado de encuadramiento fiscal que fue favorablemente extendido por el INPI para el período 01/l0/2003 // 31/08/2004.

Unos años después, el 22 de mayo de 2006, Sodexho se presentó nuevamente ante el INPI y solicitó la extensión del certificado de registro obtenido originariamente, para el período 01/09/2004 al 31/08/2008. La Dirección de Transferencia de Tecnología expidió un nuevo certificado aunque limitó su vigencia únicamente al período 01/09/2005 // 01/09/2006, considerando que el período 01/09/2004 // 01/09/2005 se encontraba vencido al momento de su presentación a registro (conforme art. 2 de la Resolución P328/05). Nada dijo respecto del período 01/09/2006 // 01/09/2008.

Al respecto, Sodexho sostuvo administrativamente mediante recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio que el contrato originalmente registrado había tenido vigencia ininterrumpida y que su presentación no tenía otra finalidad más que registrar las renovaciones tácitas del contrato y obtener el correspondiente certificado fiscal. El INPI mantuvo su postura.

Así las cosas, Sodexho demandó al INPI a fin de que se le ordene a éste a emitir un nuevo certificado fiscal que incluya los períodos 01/09/2004 // 01/09/2008.

Tanto el tribunal de primera instancia como la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones hicieron lugar al reclamo de Sodexho y ordenaron emitir el nuevo certificado solicitado.

Para así decidir, la Cámara principalmente sostuvo que la Ley de Transferencia de Tecnología y el resto de las disposiciones que constituyen el plexo legal implicado, sólo requieren la inscripción de los actos jurídicos nuevos o que contengan modificaciones que signifiquen la incorporación de otras tecnologías o marcas. Todo acto jurídico cuyo objeto sea extender el plazo de vigencia del contrato escapa a esta exigencia, es decir, sólo frente a un nuevo contrato nace la exigencia de su registración.

En ese sentido, la Cámara agregó que ante una prórroga del contrato el INPI no puede desconocer y por tanto negar la emisión del certificado solicitado por Sodexho toda vez que el contrato registrado originalmente no ha sufrido mutación esencial alguna. No se trata de un nuevo acuerdo sino de una prórroga de un contrato que se encontraba inscripto y gozando del beneficio impositivo respectivo.

Lo relevante del fallo es que Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sentó jurisprudencia en el sentido de que el INPI no puede denegar la emisión del certificado al que se refiere la Ley N° 22.426 de Transferencia de Tecnología respecto de actos jurídicos que signifiquen la prórroga o extensión del plazo original de un contrato ya registrado ante el INPI, independientemente de la fecha de su presentación, en la medida en que no incorporen otras tecnologías u otros derechos de propiedad industrial.