Modificación de la Ley de Patentes

1.      Productos obtenidos a través de un procedimiento patentado

La reforma que ahora incluye la protección de productos obtenidos a través de un procedimiento patentado es sin duda correcta. Ésta transcribe literalmente el Artículo 28.1 (b) del Acuerdo ADPIC. Sin embargo, esta reforma no significa un cambio en la legislación, porque la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a los tribunales a aplicar directamente el Artículo 28.1 (b) del Acuerdo ADPIC el cual es claro en este respecto.

2.      Medidas cautelares

Creemos que el presente texto probablemente no mejorará la posición de los solicitantes de medidas cautelares en asuntos de patentes.

Antes de la aprobación de la nueva ley los tribunales aplicaban directamente las disposiciones del Artículo 50 del Acuerdo ADPIC. No existían requisitos adicionales, ni un procedimiento especial para obtener la medida cautelar, aunque a veces aplicaban las normas locales de procedimiento civil sin que cause esto mayores complicaciones.

La nueva ley aprobada por el Congreso Nacional incluye requisitos que el Acuerdo ADPIC no establece y que actualmente los tribunales no requieren, a saber:

(a) Que exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida.

Hasta ahora los tribunales consideraban, en forma correcta, que una patente era válida, y sólo tenían en cuenta temas de validez en procedimientos de medidas cautelares cuando existía una cuestión extremadamente clara de invalidez por parte del demandado.

(b) Con anterioridad al dictado de la medida cautelar un perito debe ser designado de oficio.

Anteriormente esto no era requerido, y no sólo constituye más complicaciones innecesarias, sino que también crea un riesgo de que la medida cautelar no sea concedida si el perito no es lo suficientemente calificado (los peritos se seleccionan al azar de una lista que existe en la Cámara de Apelaciones).

(c) La medida será otorgada inaudita altera parte sólo en casos excepcionales tales como cuando exista un riesgo demostrable de que las pruebas puedan ser destruidas.

Antes de la aprobación de la nueva ley, las medidas cautelares eran concedidas por los tribunales inaudita altera parte, y no sólo en casos excepcionales, ya que ese era el principio básico en la Argentina.

(d) El tribunal debe determinar si “El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida.

La consecuencia de este nuevo requisito, que no se encuentra incluido en el Acuerdo ADPIC, puede significar que en el futuro conceder medidas cautelares con relación a asuntos de patentes pueda ser más complicado. Los demandados casi siempre se quejan por el daño sufrido en la industria local, por la imposición del monopolio, etc. En nuestra opinión el Artículo 50 del Acuerdo ADPIC proporciona exactamente lo contrario: en caso de duda, el titular de una patente debe ser favorecido y se debe conceder la medida cautelar.

La obligación de analizar la validez y probabilidad de una violación con un perito y con el demandado como asunto práctico podría transformar una medida cautelar en un procedimiento ordinario, y de este modo se estaría contradiciendo el Artículo 50 del Acuerdo ADPIC que requiere que las medidas que se tomen sean “rápidas y efectivas”.

3.      Cambio de la carga de la prueba en los casos de violación de patentes de procedimiento

Podríamos decir que la nueva ley mejora la situación del titular de una patente en relación con el “cambio de la carga de la prueba en los casos de violación de patentes de procedimiento”. Sin embargo, esto es discutible porque el cambio de la carga de la prueba ya estaba disponible para los titulares de patentes en base al principio general del derecho procesal, que se aplicó claramente en una medida cautelar utilizando una patente de procedimiento (“Eli Lilly”, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, 11 de octubre de 2001).

Para concluir, la nueva ley aparentemente no mejora la situación de los titulares de patentes en lo que respecta a las medidas cautelares. Por el contrario, conceder una medida cautelar puede ser más complicado como así también puede requerir mayor tiempo. Además, la nueva ley no posee beneficios importantes en relación con los productos obtenidos por un procedimiento patentado y con el cambio de carga de la prueba para patentes de procedimiento.