ARTÍCULO
Marca de hecho vs. marca de hecho
El 9 de abril de 2013, en el caso “Del Olmo, Marcelo Eduardo c. Pastas Frescas San Genaro S.R.L. s/ cese de oposición al registro de marca”, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal falló que la marca solicitada “SAN GENARO” (y diseño) en la clase 30 era confundible con la marca oponente “SAN GENARO”, en uso desde 1979 por la demandada para identificar pastas frescas.
10 de Marzo de 2014
En este caso, ambas partes –solicitante (actora) y oponente (demandada)– habían utilizado la misma marca con relación a los mismos productos, lo que presentó una situación distinta de la que usualmente enfrenta a una marca de hecho con una solicitud de registro.
Confirmando el fallo de primera instancia que había declarado confundibles las marcas en disputa, la Cámara se basó en las siguientes consideraciones. En primer término, quedó demostrado que el signo oponente “SAN GENARO” era una marca de hecho, explotada por la demandada de manera ostensible, pacífica y continuada en el rubro de las pastas frescas y afines en la provincia de San Juan desde 1979, generando así un “valor clientela”. Por otra parte, la actora también había usado la marca “SAN GENARO”, pero con posterioridad, dado que lo había hecho en la vecina provincia de Mendoza para identificar los mismos productos desde el año 1993.
El Tribunal señaló que el titular de una marca de hecho es digno de amparo legal, al menos por aplicación de los principios generales del derecho, y en ciertos casos específicamente por el art. 953 del Código Civil, siendo uno de los derechos el de oponerse a un registro marcario solicitado cuando estima que puede suscitar confusión en orden a la identificación de los productos ofrecidos al público, afectando su interés particular y el interés general de los consumidores. El “sistema atributivo” adoptado por la legislación argentina, sostuvo el Tribunal, no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la tutela que surge de los principios generales del derecho, sea para proteger la clientela o cohibir practicas poco leales.
Por lo tanto, la Cámara concluyó que la oposición formulada por la titular de la marca de hecho al registro pretendido por la actora era razonable, toda vez que ambos signos eran idénticos y destinados a distinguir los mismos productos.
En este caso pareció pesar también el hecho que la actora habría hecho un uso de mala fe del signo marcario que ahora pretendía registrar. En este sentido, la Sala sostuvo: “Específicamente, según surge de la documentación aportada por el propio interesado, el 26 de agosto de 1993 la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza autorizó el funcionamiento de la fábrica de fideos frescos, pizzas y empanadas de su propiedad ubicada en la calle Aguirre 107, esquina Moyano. Salta a la vista que la ubicación es muy próxima a la que años atrás había tenido la sucursal mendocina de la fabrica de pastas San Genaro originaria de San Juan”.
Confirmando el fallo de primera instancia que había declarado confundibles las marcas en disputa, la Cámara se basó en las siguientes consideraciones. En primer término, quedó demostrado que el signo oponente “SAN GENARO” era una marca de hecho, explotada por la demandada de manera ostensible, pacífica y continuada en el rubro de las pastas frescas y afines en la provincia de San Juan desde 1979, generando así un “valor clientela”. Por otra parte, la actora también había usado la marca “SAN GENARO”, pero con posterioridad, dado que lo había hecho en la vecina provincia de Mendoza para identificar los mismos productos desde el año 1993.
El Tribunal señaló que el titular de una marca de hecho es digno de amparo legal, al menos por aplicación de los principios generales del derecho, y en ciertos casos específicamente por el art. 953 del Código Civil, siendo uno de los derechos el de oponerse a un registro marcario solicitado cuando estima que puede suscitar confusión en orden a la identificación de los productos ofrecidos al público, afectando su interés particular y el interés general de los consumidores. El “sistema atributivo” adoptado por la legislación argentina, sostuvo el Tribunal, no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la tutela que surge de los principios generales del derecho, sea para proteger la clientela o cohibir practicas poco leales.
Por lo tanto, la Cámara concluyó que la oposición formulada por la titular de la marca de hecho al registro pretendido por la actora era razonable, toda vez que ambos signos eran idénticos y destinados a distinguir los mismos productos.
En este caso pareció pesar también el hecho que la actora habría hecho un uso de mala fe del signo marcario que ahora pretendía registrar. En este sentido, la Sala sostuvo: “Específicamente, según surge de la documentación aportada por el propio interesado, el 26 de agosto de 1993 la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza autorizó el funcionamiento de la fábrica de fideos frescos, pizzas y empanadas de su propiedad ubicada en la calle Aguirre 107, esquina Moyano. Salta a la vista que la ubicación es muy próxima a la que años atrás había tenido la sucursal mendocina de la fabrica de pastas San Genaro originaria de San Juan”.
Este insight es un comentario breve sobre novedades legales en Argentina; no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.