Las marcas ahora también son pasibles de caducidad parcial

La caducidad parcial se incorporó a la Ley de Marcas argentina en 2018 y entrará en vigor en junio de 2023. Su objetivo es que caduque el registro de una marca únicamente en relación con determinados productos o servicios para los que la marca no ha sido utilizada en los 5 años anteriores a la presentación del pedido de caducidad. Las marcas sujetas a caducidad deben haber estado registradas por más de 5 años. Esto incluye las renovaciones.

El pedido de caducidad parcial no procederá en relación con los productos o servicios para los que se ha utilizado la marca ni contra productos o servicios similares o relacionados. Tampoco prosperará si la marca se ha utilizado como nombre comercial en relación con productos o servicios relacionados con el registro de la marca.

El sistema anterior permitía el uso en cualquier producto o servicio, o como parte de un nombre comercial, como defensa para evitar la caducidad, lo que dio lugar a las llamadas "marcas de defensa". Esto ya no estará permitido.

Queda por ver cómo interpretarán la Oficina de Marcas (INPI) y, eventualmente, los tribunales federales lo que significa "relacionado" con respecto a productos o servicios. Esperamos que las decisiones favorezcan a la marca registrada cuando existan dudas sobre la relación entre los productos o servicios, ya que las decisiones que anulan derechos merecen una interpretación restrictiva (a favor de la marca registrada).

Los terceros que soliciten la caducidad parcial de una marca registrada deben demostrar un interés legítimo y, aunque la carga de presentar pruebas de uso recae sobre el titular de la marca, es aconsejable aportar pruebas de la alegada falta de uso.

El uso de la marca para evitar la caducidad puede probarse con material publicitario con la fecha correspondiente, con facturas que demuestren la comercialización de productos o servicios identificados con dicha marca, y mediante actos preparatorios como campañas publicitarias y muestrarios, siempre que vayan seguidos del lanzamiento del producto o servicio en un plazo razonable.

Las acciones de caducidad, tanto las totales como las parciales, tramitan ante el INPI mediante un procedimiento administrativo, y las decisiones pueden ser recurridas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

El INPI viene experimentando un retraso en la tramitación y resolución de acciones de caducidad desde 2018, cuando la modificación de la Ley de Marcas estableció que las acciones de caducidad y de nulidad (con excepción de aquellas fundadas en mala fe) dejarían de ser tramitadas y resueltas por los tribunales federales. La demora en la implementación del procedimiento y la falta de personal contribuyeron a crear ese retraso. Sin embargo, el INPI ha nombrado recientemente nuevos examinadores y personal para tramitar los casos pendientes y nuevos.

El nuevo sistema debería proporcionar un mejor ecosistema para que nuevos solicitantes obtengan sus registros de marca sin enfrentarse al bloqueo de marcas no utilizadas. También debería advertir a los titulares de marcas para que, al momento de la renovación, consideren la posibilidad de limitar la cobertura de los productos y servicios, en un esfuerzo por evitar molestos conflictos teóricos con terceros.