La justicia asume la competencia en un caso de nulidad de marcas por contravención a la ley y mala fe

En el juicio “Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c/ Couly, Mauricio Antonio s/ Nulidad de marca”, la actora inició demanda a fin de que se declare la nulidad de la marca “QUESO PATAGONZOLA” de la clase 29, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, incisos a y b de la Ley de Marcas (contravención a la ley y mala fe respectivamente), y se condene al demandado a cesar en su uso como marca o en cualquier otra función distintiva. La actora invocó el registro de la marca “G GORGONZOLA” (diseño) de su titularidad.

La actora expuso que la causal de nulidad por contravención a la ley se encontraba configurada toda vez que el demandado había registrado una marca que incluía una parte sustancial de una denominación de origen, lo que está prohibido por el artículo 3, inciso c) de la Ley de Marcas, mientras que la causal de mala fe tenía fundamento en que el demandado sabía o debía saber de la existencia de la denominación de origen ‘GORGONZOLA’.

En el fallo dictado el 21 de diciembre de 2022, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la resolución de primera instancia que había decidido el archivo de las actuaciones con fundamento en la obligatoriedad de la instancia previa ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para el caso de los pedidos de nulidad por contravención a la ley.

Para así decidir, el tribunal se remitió al dictamen del Fiscal General que sostuvo que, si bien los pedidos de nulidad por contravención a la ley deben ser planteadas previamente ante el INPI, no se prevé expresamente una instancia administrativa obligatoria previa a la interposición de la demanda judicial respecto de la causal de mala fe, lo que constituía el argumento principal en el que la actora sustentó su petición.

En este sentido, hizo referencia a los agravios presentados por la actora al apelar la resolución de primera instancia, en los que había resaltado que ambos supuestos de nulidad se encontraban irremediablemente ligados entre sí. En efecto, el hecho de que el demandado sabía o debía saber de la existencia de la denominación de origen ‘GORGONZOLA’ determinó que solicitara una marca que incluye una parte sustancial de dicha denominación de origen.

En virtud de tales circunstancias, el fiscal entendió que, aun cuando la actora invocó dos causales de nulidad, no correspondería fragmentar la controversia de modo artificial, motivando la intervención simultánea de órganos administrativos y judiciales que, al no contar con una visión integral del asunto, no estarían en condiciones de resolverlo en forma coherente.

Por tales argumentos, el tribunal revocó la sentencia de primera instancia y le ordenó asumir su competencia para entender en la acción de nulidad.