El uso de buena fe prevalece frente a un registro de marca anterior

Los hermanos Silvano explotaban el restaurante SILVANO en el pueblo Tomás Jofré, ubicado en el partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. El origen se remonta a un almacén de ramos generales iniciado por el abuelo de ambos y que luego el padre continuó como restaurante a partir del año 1954. La difusión del lugar aumentó hasta convertirse en un centro de atracción turístico. En 2003 los hermanos Silvano solicitaron la marca “SILVANO DE TOMAS JOFRE” en la clase 43 a la que se opuso el Sr. Marianello,  por ser titular de la idéntica marca solicitada con anterioridad. Los hermanos Silvano promovieron juicio con el fin de obtener la nulidad del registro de Marianello y ser resarcidos por los daños y perjuicios derivados de la conducta del accionado. Para ello sustentaron su reclamo en la marca de hecho y en que SILVANO era su apellido. También destacaron que Marianello se dedicaba junto a sus padres a la gastronomía en el mismo pueblo, por lo que no podía desconocer la actividad de los actores.

El Sr. Marianello contestó la demanda y reconvino contra los actores por la nulidad de su solicitud. Destacó que al momento de pedir la marca “SILVANO DE TOMÁS JOFRÉ” ya era titular de las marcas “D´LOS VIEJOS DE TOMÁS JOFRÉ” y “TOMÁS JOFRÉ” y que los actores no se habían opuesto a su pedido. También señaló que en el año 2001 había vendido su fondo de comercio y marca “D´LOS VIEJOS DE TOMÁS JOFRÉ” y que había intentado llegar a un acuerdo con los accionados, ofreciéndoles el uso de “SILVANO DE TOMÁS JOFRÉ” o “SILVANO DENTRO DEL PUEBLO”, pero sin éxito. Además informó que había desistido de la  marca “SILVANO DE TOMÁS JOFRÉ” y que nunca la había usado, por lo que la cuestión sobre la nulidad había devenido en abstracta. Finalmente, argumentó que  como los Silvano no se habían opuesto a sus marcas “TOMÁS JOFRÉ” y  “D’LOS VIEJOS DE TOMÁS JOFRÉ” no podían ahora pretender el registro “SILVANO DE TOMÁS JOFRÉ”.

La Cámara falló a favor de los accionantes, destacando el valor de su uso de la marca de hecho “SILVANO” y señalando que el demandando no podía ignorar ese uso.

En cambio, no aceptó el pedido de nulidad de la solicitud por considerar que carecía de rigor lógico, ya que las solicitudes de marca son actos unilaterales privados de los efectos que tiene el registro, por lo que pueden ser objeto de una oposición más que de una nulidad judicial.  En esto se apartó de una antigua jurisprudencia que sí había admitido la nulidad de la solicitud de registro de marca por considerar que la mera solicitud ya producía efectos jurídicos.