El cotitular de un registro de marca puede transferir su parte indivisa
En un fallo dictado el 19 de octubre de 2010 en autos "Camuyrano, Cecilia Ida c. La Orquídea Shop Argentina S.A. s/ Cese de uso de marca" (Expte. N° 10450/01), la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó el criterio de que los cotitulares de marcas pueden disponer libremente de su parte indivisa sin el consentimiento de los restantes cotitulares, con excepción de aquellos casos en que los cotitulares de la marca hubieran impuesto restricciones contractuales a tales actos.
La actora, cotitular de la marca LA ORQUÍDEA en clases 31 y 42 junto con Patricia y Susana Camuyrano, había demandado a La Orquídea Shop Argentina S.A. a fin de que se la condenara a cesar en el uso de la marca LA ORQUÍDEA. Asimismo, con anterioridad al inicio de la acción, la actora se había opuesto en el INPI a la transferencia del 33,33% indiviso de la marca LA ORQUÍDEA por parte de Patricia Camuyrano a favor de la demandada, aunque el INPI rechazó la oposición.
La actora argumentó que las restantes cotitulares de la marca nunca le pidieron su consentimiento para compartir con un tercero el registro y uso de la marca LA ORQUÍDEA, y que ella no tenía interés en hacerlo con terceros ajenos, e invocó el art. 9 de la Ley N° 22.362 que establece que "una marca puede ser registrada conjuntamente por dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario".
Por su parte, la demandada sostuvo que cada cotitular venía explotando la marca LA ORQUÍDEA para el mismo rubro -florería- en directa competencia a través de sociedades comerciales diferentes, de manera independiente y en locales comerciales separados, aunque todos ellos ubicados en la ciudad de Buenos Aires.
La resolución de la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda. Para ello, la Sala II entendió que en autos no se daba el caso del artículo 9 de la Ley N° 22.362, ya que uno de los cotitulares sólo pretendía transferir su parte indivisa (33,33%) y no la totalidad de la marca y, en consecuencia, resultaban aplicables las normas del condominio contempladas en el Código Civil por las cuales cada condómino puede, respecto de su parte indivisa, ejercer los derechos inherentes a la propiedad sin el consentimiento de los demás copropietarios.
Por último, la Sala II recordó que esta postura tiene fundamento en jurisprudencia anterior del fuero que estableció que la imposibilidad de que el copropietario transfiera unilateralmente la marca no debe confundirse con la situación aplicable cuando tal copropietario desea enajenar su parte indivisa del signo. En tal caso, la enajenación será por regla general válida, sin perjuicio de los casos en que se hayan impuesto restricciones contractuales lícitas a tales actos (conf. Sala III, causa 2237/97 del 26 de febrero de 2002).
Este insight es un comentario breve sobre novedades legales en Argentina; no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.