Reconocimiento de prioridad de uso de marca en la Argentina

En una reciente decisión (autos CCCF, Sala I, “Boero Andrés c/ABS Americas y otros s/cese de uso de marca”, Causa N° 8525/99; y expediente acumulado “American Bureau of Shipping c/ Boero Andrés s/cese de oposición al registro de marca”, 6813/02, sentencia del 22 de marzo de 2011) que puso fin a una disputa de más de 10 años sobre el uso de ABS en Argentina, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal reconoció los derechos prioritarios de American Bureau of Shipping y sus empresas relacionadas para usar ABS en Argentina como asimismo, que el demandado Boero había usado ABS y registrado GRUPO ABS, de mala fe.

En diciembre de 1999, Andrés Boero (“Boero”) inició una demanda a fin de que se condenara a American Bureau of Shipping (“Abs”), ABS Group, ABS Americas y ABS Quality Evaluations, Inc., todas ellas reconocidas empresas extranjeras en el campo de los servicios de clasificación y certificación, incluyendo los servicios de certificación de embarcaciones marítimas, a cesar en el uso de ABS como nombre social, designación comercial y/o marca de servicios. Al mismo tiempo, Boero obtuvo el dictado de una medida cautelar que ordenó a las demandadas a cesar de forma inmediata en cualquier uso de ABS, lo que les impedía prestar servicios en la Argentina.

Boero fundó su reclamo en un supuesto uso anterior de ABS desde el año 1985 como parte de la razón social y designación comercial de algunos laboratorios de ensayos, y en su registro de la marca GRUPO ABS, concedida el 30 de julio de 1995, para todos los servicios de la clase 42 internacional.

Oportunamente, Abs contestó la demanda iniciada por Boero y reconvino solicitando la nulidad de la marca GRUPO ABS, sosteniendo que el uso de ABS y el registro de GRUPO ABS habían sido hechos de mala fe ya que Boero mantuvo relaciones comerciales con Abs antes de comenzar a usar ABS y solicitar el registro de la marca GRUPO ABS. Asimismo, en enero de 2000 Abs solicitó el registro de la marca ABS, en clase 42, a cuya concesión se opuso Boero.

El juez de primera instancia dictó sentencia rechazando la demanda iniciado por Boero procurando el cese de uso de ABS, y aceptando la reconvención de Abs, en consecuencia, declarando la nulidad de la marca GRUPO ABS, en clase 42 internacional. Al mismo tiempo, el tribunal declaró infundada la oposición de Boero al registro de la marca ABS, en clase 42 internacional.

La decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Para así decidir, la Cámara concluyo lo siguiente:

1. que Abs usó ABS en la Argentina al menos desde el año 1979 como designación comercial y como marca de hecho, es decir, mucho tiempo antes del uso de Boero;
2. que entre 1981 y 1983 Boero, representando dos laboratorios, mantuvo relaciones comerciales con Abs por lo que conocía o debía conocer los servicios de certificación prestados por Abs y el prestigio de su nombre y marca ABS;
3. que sobre la base de su conocimiento previo de Abs, el uso que Boero hizo de ABS y el registro de GRUPO ABS se encontraban teñidos de mala fe;
4. que como consecuencia de haberse decretado la nulidad de la marca GRUPO ABS de Boero, correspondía declarar infundada su oposición al registro de la marca ABS; y
5. que el pedido para que se condene el cese de uso de ABS por el resto de las empresas relacionadas debía también ser rechazado teniendo en cuenta que éstas habían usado ABS con autorización de Abs.

En síntesis, lo relevante del fallo es que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal reconoció los derechos prioritarios de American Bureau of Shipping para usar ABS en Argentina, aun cuando Abs no contaba con un registro marcario en la Argentina (1), basado principalmente en su uso anterior y de buena fe de ABS en la Argentina, y el uso de mala fe hecho por Boero. Asimismo, es relevante porque puso fin a la prohibición temporaria de prestar servicios en nuestro país que pesaba sobre las empresas relacionadas de Abs.

Marval, O'Farrell & Mairal asesoró a American Bureau of Shipping y a sus compañías relacionadas. El equipo asesor incluyó al socio Miguel B. O’Farrell y al asociado Diego Fernández.

(1):El artículo 4 de la Ley de Marcas establece que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro.