¿La excepción se convierte en regla? El titular de una marca de hecho obtiene medidas precautorias en contra de supuesto infractor

El 14 de marzo de 2013 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la resolución del juez de primera instancia que había rechazado una medida precautoria solicitada en base a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Marcas. La medida había sido solicitada por el titular de una marca de hecho en los autos “Grupo Almar S.R.L. c. Grupo Alimentario Carbiz S.R.L. s/ Medidas cautelares”.
Grupo Almar solicitó una medida precautoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Marcas, que establece que todo propietario de una marca registrada que haya tomado conocimiento de la existencia de objetos con marca en infracción, puede solicitar ante el juez competente (a) el embargo de los objetos; (b) su inventario y descripción; y (c) el secuestro de uno de los objetos en infracción. Sin embargo, la marca “PUDDINGS” (mixta) de Grupo Almar, supuestamente infringida por Grupo Alimentario Carbiz, no era una marca registrada sino una de las denominadas “marcas de hecho”.
El juez de primera instancia rechazó el pedido de Grupo Almar porque consideró que la medida prevista en el artículo 38 de la Ley de Marcas requiere inequívocamente para su aplicación que el peticionante sea el titular de una marca registrada. El juez añadió que una marca de hecho no se encuentra amparada por la protección que brinda el artículo citado cuando se persigue el embargo de los productos en presunta infracción.
En virtud de esa resolución, la actora desistió del embargo de los productos y dedujo un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. No obstante ello, el juez rechazó la revocatoria argumentando que el desistimiento no resultaba suficiente puesto que el delito marcario solo existe cuando la marca infringida está registrada, por lo que concedió la apelación.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de primera instancia y concedió la medida precautoria solicitada por Grupo Almar, con la excepción del embargo de los productos debido al desistimiento de la actora en la instancia anterior.
El tribunal, citando fallos de otras Salas de la misma Cámara, sostuvo que el principio recogido por el a quo no es absoluto, toda vez que en situaciones excepcionales las “marcas de hecho”, intensamente explotadas y que a su amparo han formado una clientela, pueden merecer alguna tutela jurisdiccional. De lo contrario, agregó, el titular de tales marcas se encontraría desprotegido frente al uso ilegítimo de la misma marca por un tercero para aprovechar el prestigio y desviar la clientela.
Esta sentencia sigue la línea de resoluciones anteriores de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y de la doctrina especializada que le otorgan protección a una marca no registrada en ciertos casos excepcionales. Sin perjuicio de ello, este tipo de resoluciones no deben ser tomados como la regla. En la Argentina la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y todos los remedios legales para su protección están disponibles para su titular. Los titulares de marcas de hecho podrán obtener protección legal en casos específicos, en los que se reúnan ciertas condiciones y se ofrezca al juez prueba suficiente de que se ha cumplido con dichos requisitos.