La Cámara Federal admitió una oposición basada en una denominación de origen extranjera

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dictó un interesante fallo el 12 de agosto de 2010, en autos “Peters Hnos. Cia.Com.e Ind. SA c/ Institut National des Appellations D’Origin”, por medio del cual confirmó la sentencia de Primera Instancia y declaró fundada la oposición formulada por el Institut National d'Appellations D'origine (INAO) contra la solicitud de una marca constituida por una denominación de origen extranjera.
Peters Hnos  solicitó la inscripción de la marca MARTINIQUE (etiqueta) en la clase 33 internacional en el año 2003. Esa empresa había adquirido la marca LA MARTINIQUE en 1975, y su último registro había vencido el 22 de septiembre de 1996 sin ser renovado. La nueva solicitud tropezó con la oposición del INAO fundada en el registro de la denominación de origen MARTINIQUE, reconocida oficialmente en Francia el 5 de noviembre de 1996.

Peters Hnos admitió la existencia del registro de la denominación de origen francesa pero lo consideró irrelevante como base de oposición, pues contaba con un derecho constitucional de propiedad sobre la marca de hecho MARTINIQUE que había usado de buena fe durante décadas. Según Peters Hnos, dicha marca de hecho merecía la protección prevista en la Constitución Nacional y en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en la parte que establece las excepciones para la prohibición o invalidez del registro de marcas constituidas por denominaciones de origen (artículo 24, apartado 5, incisos a y b).

La Cámara consideró que el marco jurídico aplicado al conflicto, apreciado en su conjunto, no favorecía a la actora y los derechos constitucionales, que no son absolutos, debían armonizarse con las leyes que reglamentan su ejercicio.

En tal sentido, tuvo en cuenta que la Ley de Marcas N° 22.362 prohíbe el registro de denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Además, invocó las disposiciones de la Ley N° 22802 de Lealtad Comercial que prohíbe el uso de una denominación de origen nacional o extranjera salvo que hubiera sido registrada como marca antes de la entrada en vigencia de la ley (1983).

La Cámara también consideró que, al no haberse renovado la marca en tiempo oportuno, su titular perdió sus derechos conforme al régimen atributivo de nuestra ley. Además, según el Tribunal, era necesario también tener en cuenta las nuevas circunstancias fácticas y jurídicas, por ejemplo la  vigencia del ADPIC (aprobado por Ley N° 24.425) y el registro de MARTINIQUE como denominación de origen en Francia.

El ADPIC en su artículo 22, párrafo 3, establece que todo miembro denegará o invalidará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca puede inducir a error en cuanto al verdadero lugar de origen. Y una tutela adicional reciben los vinos o bebidas espirituosas.

El mismo ADPIC establece en su artículo 24, párrafo 5, una excepción a esa prohibición o invalidez de registro de una marca formada por una indicación geográfica cuando la marca haya sido solicitada o registrada de buena fe o cuando los derechos sobre esa marca se hayan adquirido de buena fe: a) antes de la fecha de aplicación de las disposiciones de ADPIC, o b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen. Se aclara también que la Argentina, como país en desarrollo, aplazó la aplicación de las disposiciones de ADPIC hasta el 1 de enero de 2000.

La Cámara ponderó que para resolver el asunto debía considerarse si MARTINIQUE se había usado de buena fe en nuestro país, como marca de hecho, en el período que iba desde la fecha del registro de la denominación de origen extranjera (1996) hasta el 1 de enero de 2000, fecha de entrada en vigencia en Argentina de las disposiciones del ADPIC arriba mencionadas.

Según la Cámara, la prueba producida no fue suficiente para tener por acreditado el uso de la marca por lo que debía aplicarse el principio general del ADPIC concerniente a las denominaciones de origen relativas a vinos o bebidas espirituosas (artículo 23, apartado 2).
En conclusión, la Cámara sostuvo que al no haberse probado la situación excepcional (respetuosa del uso marcario anterior) del ADPIC debe aplicarse la norma del artículo 3, inc c) de la Ley de Marcas N° 22.362 que prohíbe el registro de denominaciones de origen nacionales o extranjeras como marcas y que responde al espíritu de lealtad comercial y buenas prácticas entre comerciantes y consumidores.