DO vs. marca: cuando el territorio se impone

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó una decisión del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y declaró la nulidad de la marca argentina “SAN GIMIGNANO” para vinos.

El tribunal entendió que el signo reproduce la denominación de origen extranjera protegida “Vernaccia di San Gimignano”. Así, reafirmó el criterio estricto que rige en Argentina para denominaciones de origen (DO) e indicaciones geográficas (IG) aplicables a vinos.
Este estándar se encuentra alineado con los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano había solicitado la nulidad del registro de la marca “SAN GIMIGNANO” (clase 33, vinos), de 2007, de MEVI SA.
El INPI rechazó el planteo al considerar que la DO protegida era “Vernaccia di San Gimignano” y no “San Gimignano” en forma aislada. También, sostuvo que el registro marcario era anterior al reconocimiento formal de la DO.

La Cámara revocó esa decisión y declaró la nulidad del registro.

La Sala I sostuvo que:

• Las marcas que contienen una IG extranjera anterior −en especial, de vinos− deben ser denegadas o invalidadas, salvo que hayan sido adquiridas de buena fe antes de que la IG estuviera protegida en el país de origen (conforme el artículo 24.5 ADPIC).
• El hecho de que la DO incluya otros términos no habilita la apropiación marcaria de su componente geográfico, en especial si ese uso puede inducir a error sobre el verdadero origen del producto.
• En materia de vinos, no es necesario probar confusión efectiva para invalidar una marca que incorpore una DO o IG.

En consecuencia, el registro fue declarado inválido.

La Cámara basó su decisión en:

• La Ley de Marcas argentina 22362, que prohíbe registrar como marcas DO e IG, sean nacionales o extranjeras.
• El acuerdo ADPIC, que otorga una protección reforzada a las IG de vinos, incluso frente a usos evocativos o parciales.

El tribunal también recordó que la excepción del ADPIC para marcas preexistentes de buena fe es de interpretación restrictiva y no aplicable al caso.

Este fallo refuerza una pauta clara para el mercado: en materia de vinos y bebidas espirituosas, el uso marcario de topónimos protegidos implica un alto riesgo de nulidad, aun si la marca ya fue concedida; salvo que se configuren las excepciones de buena fe antes de ADPIC o registro previo al reconocimiento internacional.