Responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico. Uso de una marca como keyword

Recientemente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal concluyó que DeRemate.com de Argentina S.A. (“DeRemate”) y Compañía de Medios Digitales CMD S.A. (“CMD”) son responsables por infracción de marcas al permitir que los usuarios de sus plataformas electrónicas vendieran productos NIKE falsificados. DeRemate fue condenado a pagar daños y perjuicios por $ 200,000, mientras CMD a pagar $ 180,000, más interés en ambos casos (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 1, Causa No. 2060/2008, Nike International Ltd. c/ DeRemate.com de Argentina S.A. s/ Cese De Uso De Marcas y Daños y Perjuicios, mayo 5, 2015; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 3, Causa No. 3239/2007, Nike International Ltd. c/ Compañía de Medios Digitales CMD SA s/ Cese de uso de Marcas, mayo 21, 2015).

En 2004, Nike demandó por infracción marcaria a DeRemate por permitir que sus usuarios ofrecieran productos falsificados NIKE en su plataforma www.deremate.com.ar. Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo por medio del cual, DeRemate se comprometió a eliminar productos falsificados de NIKE cuando se le informe de su existencia. En el año 2008, Nike inició una nueva acción alegando que DeRemate no había cumplido con el acuerdo ya que en su plataforma se seguían vendiendo productos falsificados NIKE. Por lo tanto, Nike solicitó que se le ordenara a DeRemate a cesar en todo uso de NIKE, incluyendo su uso como keyword, y se lo condene el pago de daños y perjuicios.

Basado en hechos muy similares, en 2007, Nike también demandó a CMD, dueño y operador de la plataforma electrónica www.masoportunidades.com.ar, en donde también se ofrecían productos falsificados NIKE.

Tanto DeRemate como CMD sostuvieron que (i) no eran responsables porque únicamente ponían su plataforma a disposición de los usuarios y eran estos quienes realizaban las transacciones (ii) no era su plataforma una tienda comercial (iii) no eran dueños de ningún producto ofrecido por sus usuarios y (iv) no participaban en las transacciones.

Sobre la base de la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso “Maria Belen Rodríguez”, los proveedores de servicios de internet como DeRemate y CMD pueden resultar responsables por las acciones y contenido publicado por terceros, cuando estos tengan conocimiento efectivo sobre la posible infracción y no tomen medidas correctivas. Asimismo, la disidencia de este precedente planteó un segundo escenario bajo el cual también pueden resultar responsables, y este es cuando no son ya meros intermediarios sino que toman un papel más activo, como por ejemplo editando, promoviendo, o creando contenido, lo cual la Corte sugiere (aunque no lo dice expresamente) que demostraría que tenían conocimiento efectivo de la infracción.

En ese sentido, ambas salas concluyeron que tanto DeRemate como CMD no eran meros intermediarios neutrales, sino que tuvieron un papel activo. En esa línea de ideas, y citando el fallo “L' Oreal v. eBay” decidido por el Tribunal Europeo de Justicia (caso numero C-324/09 12 de julio de 2011), la Cámara sostuvo que DeRemate tuvo un papel activo ya que (i) compró el término " Nike " como palabra clave para redirigir a los usuarios a su sitio web y (ii) les brindaba a sus usuarios un método de pago que facilitaba las transacciones. La Cámara de Apelaciones también encontró que CMD tuvo un papel activo toda ya que ayudó a promover los productos en infracción y cobró una comisión del 5% por cada transacción realizada.

Por otro lado, y en lo que respeta a DeRemate, la Cámara sostuvo también que el uso de “Nike” como palabra clave o keyword con el fin de atraer usuarios a su página web constituía una infracción marcaria, ya que creaba confusión entre los consumidores y diluía su poder distintivo.

Este es el primer caso en el cual un tribunal argentino tuvo que decidir en una sentencia sobre el fondo del reclamo si el uso de una marca como palabra clave es considerado una infracción marcaria.

Por último, el Tribunal también concluyó que los filtros instalados por CMD y DeRemate para evitar la oferta de productos falsificados eran insuficientes, ya que en algunos casos las publicaciones eran claramente identificadas como "réplicas" o "no original", y aun así, no las dieron de baja. Finalmente, ambas decisiones impusieron ciertas obligaciones para las partes como el deber de DeRemate y CMD de implementar filtros para eliminar la venta de productos falsificados cuando sea flagrante, mientras que quedó a cargo de Nike la carga de informar la existencia puntual de otros productos falsificados. Asimismo, DeRemate y CMD deberán remover los productos ilícitos en un plazo de 24 horas de recibida la notificación y enviar a Nike la información completa sobre el usuario que publicó el producto.

Mientras que la decisión contra CMD está firme, DeRemate presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema el que aún no ha sido concedido.