El 13 de febrero de 2017, la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el fallo de primera instancia al declarar infundada la oposición realizada por el demandado Nicolás Schnaider, sobre la base de su marca “WAYRA” limitada en la clase 35 a únicamente “alquiler de distribuidores automáticos, recortes de diario, selección de personal por procedimientos psicotécnicos”, contra el registro de la marca “WAYRA” pretendido por el actor Víctor Villamayor en las clases 36 y 45, por considerar que no se configuraban hechos fácticos que justificaran apartarse del principio de especialidad que rige en materia marcaria (causa 3382/13/CAI, “Villamayor, Víctor Daniel c/ Schnaider, Diego”).
En este caso, la actora, que operaba en el mercado inmobiliario desde el año 2011, había demandado por cese de oposición al Sr. Schnaider, quien había fundado su protesta en una marca que se encontraba registrada en una clase distinta a las solicitadas por el Sr. Villamayor, sin demostrar en qué consistía su actividad comercial ni la vinculación entre las clases 35 (solicitada) y las clases 36-45 (oponentes).
En primera instancia, se hizo lugar a la demanda con costas a cargo del demandado. Contra este pronunciamiento apeló el accionado, agraviándose por considerar que los signos en pugna eran idénticos y servían para distinguir servicios similares, entendiendo que se había aplicado erróneamente el principio de especialidad.
La Cámara sostuvo que, si bien hay situaciones que justifican prescindir del principio de especialidad –como, por ejemplo, afinidad entre los productos, identidad en la materia prima empleada o conexidad en los modos de comercializarlos–, le correspondía al oponente probar las circunstancias que justificaran su oposición y ameritaran dejar de lado el principio de especialidad, y que no bastaba con consideraciones generales o abstractas. Esta carga no había sido cumplida por el Sr. Schnaider, quien falló a la hora de determinar con exactitud cuál era su actividad comercial y de qué manera resultaban conexos los servicios de las clases 36 y 45 con los de la 35. Además, el magistrado preopinante señaló que el Sr. Schnaider no había demostrado un uso efectivo de su marca ni aportado indicio alguno de cómo podría verse afectado por el registro de la marca pretendida.
Por lo expuesto, el tribunal entendió que era irrelevante el hecho de que las marcas fueran idénticas a la luz del principio de especialidad, resaltando que son las circunstancias adjetivas del caso las que deben indicar cuándo se justifica apartarse de él, y consideró, asimismo, que la tutela del público consumidor y las sanas prácticas comerciales no estaban comprometidas en este caso.
En virtud del caso arriba señalado, es muy importante que al presentar oposiciones contra solicitudes en clases diferentes se precisen en forma clara y sustanciada las circunstancias fácticas que justifican apartarse del principio de especialidad.
Este insight es un comentario breve sobre novedades legales en Argentina; no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.