El uso anterior y la buena fe prevalecen por sobre el registro anterior

La firma argentina Germaiz SA había solicitado el registro de la marca denominativa “CUORE” en clase 29, y la firma italiana Bonomelli SRL se había opuesto sobre la base del uso anterior de dicha marca, efectuado durante muchos años y en diversos países. Luego Bonomelli solicitó el registro de la marca “CUORE” en la Argentina, a lo que se opuso Germaiz.

En definitiva, las partes se demandaron mutuamente, alegando un mejor derecho sobre la marca “CUORE” en la clase 29.

La sentencia de primera instancia declaró infundada la oposición de Bonomelli y fundada la de Germaiz. El juez consideró que el hecho de que Bonomelli poseyera el registro de la marca “CUORE” desde el año 2002 en varios países no era relevante, dado que la mera existencia de registros de la marca en otros países no podía servir de protección para una marca en la Argentina, porque ello contradecía el principio de territorialidad consagrado en la Ley de Marcas argentina.

Además, el magistrado consideró que, de la prueba agregada a la causa, surgía que el primer uso de la marca “CUORE” se remontaba al 7 de abril de 2006, fecha en la que la actora ya había presentado su solicitud de registro.

Bonomelli apeló la sentencia y se quejó porque el a quo no había valorado adecuadamente el amplio reconocimiento y la notoriedad que su marca poseía, en Italia y en otros países del mercado europeo, para aceite de maíz.

En un voto dividido, la Cámara revocó la sentencia de primera instancia y declaró fundada la oposición formulada por Bonomelli al registro de la marca CUORE en la clase 29 teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Si bien en la Argentina se aplica el sistema atributivo y de territorialidad —principios sobre los que se basó la sentencia de primera instancia y el voto en disidencia—, esto no obsta para la anulación de una marca en nuestro país cuando quien la solicita conocía o debía conocer que pertenecía a un tercero, en la Argentina o en el extranjero.
2. Aunque la marca de la firma italiana no era notoria, sí era antigua, con adecuada difusión y cierto prestigio, y, por tanto, un comerciante del mismo rubro no podía ignorar su existencia. 
3. Germaiz había comenzado sus operaciones con la marca “CORAZÓN” en 1999, para aceites y grasas comestibles, pero no se encontraron datos sobre su uso anterior de la marca “CUORE”.
4. Si bien Bonomelli no tenía la marca en la Argentina, los orígenes de su marca “CUORE” se remontaban a 1920.
5. De la pericial contable realizada en extraña jurisdicción se desprendía que la marca de Bonomelli era líder en su segmento, con elevada facturación y gran volumen de inversión en campañas publicitarias.
6. Germaiz no podía ignorar la preexistencia de la marca extranjera, y su derecho no podía fundarse en la casualidad casi milagrosa de elegir un nombre idéntico para operar en el mismo ramo, aun cuando no existiera prueba concreta, directa y puntual de la mala fe.

En definitiva, la sentencia de la Cámara recogió el principio, originalmente consagrado por la jurisprudencia, establecido en el artículo 24, inciso b), de la Ley de Marcas, según el cual el registro deliberado de marca ajena es nulo.  Sin embargo, el hecho de que el fallo de primera instancia y un voto en disidencia en la segunda instancia se inclinaran por aplicar los principios de prelación temporal y registro territorial también demuestra que descansar únicamente en el principio de la buena fe ofrece sus riesgos.