Diferencia entre Marca, Nombre Comercial y Nombre Personal

La actora, Alberto Merlo e Hijo SA (Alberto Merlo), es una empresa que se dedica al negocio inmobiliario. En este juicio había demandado el cese de uso de la marca “MERLO” y el cese de la denominación “Merlo” para distinguir servicios de corredor inmobiliario por el demandado Raúl Héctor Merlo (Raúl Merlo). La acción se sustentó en la titularidad de la marca “MERLO” (mixta), en las clases 35, 36 y 42.

La actora también pidió la medida cautelar dispuesta en el artículo 50 del Acuerdo ADPIC, exigiendo el cese de uso y promoción de las denominaciones “Raúl Merlo”, “R. Merlo” y “Merlo”, así como también su uso en cuanto estuvieran incluidas en los sitios remax.com y remaxayres.com.ar. Invocó, como sustento de su pedido, el emblemático fallo “Toselli”, en virtud del cual se había ordenado a un familiar el cese de una marca que coincidía con su apellido “Toselli” que quería usar para servicios inmobiliarios.

El juez de primera instancia admitió la demanda, considerando que la actora había probado la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, y otorgó la medida cautelar y ordenó a la parte demandada cesar de inmediato en el uso y promoción de la denominación “MERLO” en cualquier función que fuere.

Apelada la decisión por la demandada, ésta fue revocada por la Cámara.

En su presentación, el demandado alegó la caducidad de instancia;  planteó, en subsidio, la aclaratoria sobre la decisión en cuanto se refería a la voz “Merlo” y la frase “en cualquier función que fuere”; y pidió la reposición con apelación en subsidio. Manifestó que su nombre es Raúl Héctor Merlo, y que lo usa en tarjetas personales, marquesina del local, carteles y web, pero siempre asociado a la inmobiliaria Remax y no en función marcaria, sino para identificarse como martillero y franquiciado de aquella empresa.

También manifestó que no era aplicable la doctrina de los fallos “Toselli” (causa 10.508.01 del 25/02/2010) y “Llauró” (causa 20.659.11 del 21/12/00), y señaló que la parte actora no había justificado el peligro en la demora, ya que había tardado un año en pedir la medida y otro para trabarla. Finalmente sostuvo que la notoriedad del signo “REMAX” desviaba todo tipo de atención del consumidor.

La Cámara desestimó el pedido de caducidad de instancia; rechazó la aclaratoria (ya al hablarse de “MERLO” la medida estaba clara); denegó la reposición; y concedió la apelación en subsidio, revocando la decisión de primera instancia.

Para arribar a esta resolución, los jueces de la Sala 3 manifestaron que el fin del artículo 50 del ADPIC tenía carácter excepcional, ya que alteraba una situación de hecho o derecho, y que dicha norma buscaba otorgar protección a los titulares de los derechos de propiedad intelectual con una medida provisional, rápida y eficaz para evitar una infracción y que la mercadería ingresara al circuito comercial.

Por lo tanto, la Cámara observó que el demandado consignaba su nombre y apellido Raúl Merlo en forma conjunta, pero como corredor inmobiliario asociado a “Remax” y que era “Remax” la palabra que se usaba en función marcaria. Tampoco se observaba la denigración, ni desvío de clientela, dilución o desprestigio aducidos por la accionante. Asimismo, manifestó que este caso presentaba características en principio diferentes de las verificadas en los fallos “Toselli” y “Llauró”.

De esta manera, la Cámara volvió a expedirse sobre la diferencia en términos de usos al distinguir el uso del nombre y apellido de una persona asociado eventualmente a una marca, por una parte, y el uso del nombre personal en función marcaria.