El 27 de diciembre de 2016, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en los autos “Zito, Graciela Haydee c. Zito, Francisco s. Cese de uso de marca” (causa 6.526/08), confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había ordenado al demandado Francisco Zito no utilizar las marcas “ZITO” o “GRACIELA ZITO”, ni nada que contuviera el apellido “Zito”, para identificar prendas; y declaró que había quedado firme la sentencia de grado que había hecho lugar a la excepción de prescripción interpuesta por el demandado, sobre la base del artículo 29 de la Ley 22.362, en lo atinente al uso de “Francisco Zito” como nombre comercial, designación y/o enseña comercial.
La parte actora, Graciela Zito, es una reconocida modista desde 1985. Es titular de las marcas “ZITO” y “GRACIELA ZITO”, y en este juicio había demandado el cese de uso de “Francisco Zito” como nombre comercial, designación y/o enseña comercial, así como también el cese de uso de las marcas “ZITO” y GRACIELA ZITO” y cualquier otra que fuera confundible con éstas.
La jueza de primera instancia había admitido la demanda, ordenando al demandado no utilizar “ZITO” ni “GRACIELA ZITO” o cualquier otra que contuviera el apellido “ZITO” para identificar prendas. Simultáneamente, hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por el accionado al sostener que resultaba aplicable el artículo 29 de la Ley 22.362, visto que el uso de la voz “ZITO” se remontaba a 1997 y que el tiempo transcurrido entre el uso inicial (1997) y la fecha en que se había promovido la demanda de cese de uso (2008) había superado con creces el plazo anual, por cuyo motivo la acción se encontraba prescripta.
Por esto, rechazó la demanda de cese de uso comercial, designación y/o enseña comercial entablada. Ordenó la publicación de la sentencia con costas a la parte demandada, rechazó el pedido de destrucción de las marcas y de los productos en infracción y finalmente, distribuyó las costas en un 40 % a la actora y el resto a la demandada.
Finalmente, el juez de primera instancia sostuvo que, al ser ambas partes competidoras en el mismo mercado, la parte demandada no podía continuar con el uso de su nombre como marca de hecho, ya que, entre los signos en disputa, el papel principal estaba dado por el apellido “Zito” y entendió que las voces “Graciela” y “Francisco” no constituían elementos diferenciadores suficientes.
Apelada la decisión por ambas partes, luego la actora desistió de su recurso, de modo que quedó firme la sentencia en cuanto al uso de “Francisco Zito” como nombre comercial, de modo que subsistió el conflicto únicamente en el aspecto marcario.
Los jueces de la Sala 3 entendieron que había que resolver el asunto con criterio realista y que había, de hecho, cierta semejanza porque el papel principal estaba dado por el apellido “Zito”, que poseía enorme capacidad potenciadora, en tanto que el nombre “Francisco” era insuficiente para conferirle entidad diferenciadora. Si bien las marcas debían ser cotejadas en su integridad, como se trataba de vedar la coexistencia de denominaciones confundibles, en ciertos casos era legítimo centrar la atención en alguno de los elementos, y la jurisprudencia había considerado que el nombre de pila posee —desde el punto de vista distintivo— menor importancia frente al apellido, que es “el que impresiona como la parte preponderante de la marca”.
Los magistrados también entendieron que no resultaba aplicable al caso el precedente “Paloma Herrera c. Carolina Herrera SA y otro s. Cese de uso de oposición al registro de marca” (12/09/2013), ya que ambas eran marcas notorias, circunstancia que no se daba en este caso.
De esta manera, la Cámara se abstuvo de aplicar mecánicamente los principios generales del cotejo marcario (comparación integral de los conjuntos involucrados) para privilegiar en este caso los elementos preponderantes a los efectos distintivos.
Este insight es un comentario breve sobre novedades legales en Argentina; no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.